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然，我國專利法第43條第2項明定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。由此可見，申請時說明書、申請專利範圍及圖式的撰寫內容，與後續修正申請專利範圍內容的許可與否，有著非常重要的關聯。

因此，本文想藉由近期法院判決探討申請時說明書、申請專利範圍及圖式的撰寫內容與後續修正申請專利範圍內容的許可與否的關聯性，並提供給讀者作為參考。

案件背景

MALEWICZ, GRZEGORZ（下稱原告）於108年08月15日向智慧局提出「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」之發明專利申請(下稱系爭申請案)，其經智慧局編為第108129098號專利申請案。

原告於109年3月12日針對智慧局所發出的初次審查意見通知函中，所指出的不明確問題(專利法第26條)，對應提出修正(下稱初審修正)，其請求項1之修正內容如下：

「一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：
(a) 接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；
(b) 接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及
(c) 以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度而獲得；
該方法的特徵在於：
(d) 確定與儲存至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一預計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及
(e) 計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行程的描述，其中該計算包含…」

原告於109年6月18日針對智慧局所發出的再審審查意見通知函中，所指出的不具進步性問題(專利法第22條第2項)，對應提出修正(下稱再審修正)，其請求項1之修正內容如下：
「一種用於搜尋或比較至少一地點的方法，係透過使用該至少一地點與一交通系統內的至少一地方間的至少一路徑或路徑長度，該方法係包含：
(a) 接收於該交通系統中的至少一代表，其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例；
(b) 接收一包含該至少一地點與該至少一地方的一請求；以及
(c) 以一訊息回應該請求，該訊息係經由使用該至少一路徑或路徑長度而獲得；
該方法的特徵在於：
(d) 確定與儲存至少一預計算路徑或路徑長度於一數據庫，其中每個第一預 計算路徑或路徑長度係包含該至少一地點中的一第一地點與該至少一代表中的一第一代表之間於該交通系統內的一行程的描述；以及
(e) 計算該至少一路徑或路徑長度，其包含該至少一地點中的一開始/結束地點與該至少一地方中的一開始/結束地方之間於該交通系統內的一行程的描述，其中該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方，其中該計算包含…」

相關法規

專利法第43條第2項明定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」因此，申請人針對說明書、申請專利範圍或圖式進行內容修正時，其修正內容應需讓所屬技術領域的通常知識者，能夠從申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍中，直接且無歧異地得知。

專利審查基準第二篇第一章第1.2.3節「先前技術」載明「說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。」因此，申請人若認爲說明書中所引述的先前技術文獻的內容，會影響到所請發明是否能夠據以實施時，則申請人應在申請時將前述先前技術文獻的內容詳細的記載於說明書中，讓所屬技術領域之通常知識者能夠根據說明書內容，直接且無歧異地得知。

專利審查基準第二篇第六章第4.1.3節「先前技術」載明「不允許為了增加可據以實現該發明，或為了補救申請時說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。例外者…由於這種修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於申請時說明書及圖式中增加申請前已為公眾所知悉之先前技術。」因此，如前述第2點所述，申請人若認爲說明書中所引述的先前技術文獻的內容，會影響到所請發明是否能夠據以實施時，則申請人應在申請時將前述先前技術文獻的內容詳細的記載於說明書中。

專利審查基準第二篇第六章第4.2.2節「允許的刪除」第(7)點載明「由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者。惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以『排除（disclaimer）』與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。」因此，若申請人所欲增加的內容確實無法以正面敘述方式明確、簡潔地進行說明，則申請人能夠以排除式的方式進行內容的修正。

法院見解

1.有關初審修正
依據專利審查基準第二編第一章第1.2.3節「先前技術」規定「引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱」以及專利審查基準第二篇第六章第4.1.3節「先前技術」載明「不允許為了增加可據以實現該發明，或為了補救申請時說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。例外者…由於這種修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於申請時說明書及圖式中增加申請前已為公眾所知悉之先前技術。」系爭申請案於說明書第[0008]段揭示之內容，是提示原告已知的先前技術，以利於瞭解系爭申請案要解決存在先前技術的問題或缺失，原告於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容。故原告主張原處分並未參酌本領域之通常知識云云，並不可採。

2. 有關再審修正
經查申請時之說明書、專利範圍及圖式皆未有任何關於「交通系統中的至少任一代表…該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之敘述，其未有揭示或引任何「不包括」之技術特徵且無法從說明書內容能直接且無歧異得知，應屬已超出系爭申請案時說明書所揭露之範圍。

專利審查基準第二篇第六章第4.2.2節「允許的刪除」第（7）點載明「…惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以『排除（disclaimer）』與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。」先予說明。原申請時請求項所載「開始/結束地點或該開始/結束地方」應屬明確，反而109年06月18日修正後之「其中該至少一代表不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」將導致請求項不明確。且此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致將引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，原告主張其係將申請時發明申請專利專利內之請求項有提及「開始/結束地點或該開始/結束地方」予以不包括，並非添加新事項，亦不足採。

據上，系爭申請案確有「修正」內容超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而不符專利法第43第2項之規定之狀況。

結語

由前述判決中，可看到申請人在申請時所提交的文件(包含說明書、申請專利範圍及圖式)中所撰寫的內容，是專利申請審查過程中最重要的依據。因此，筆者認為，若申請人欲在說明書引述特定先前技術文獻作為「先前技術」時，仍應對應先前技術記載對應的技術內容，不應只單純的將「先前技術」的號碼或是名稱記載於說明書中，藉此，將更有利於避免發生「在申請時，由於『先前技術』未明確撰寫特定先前技術文獻的內容，而導致後續進行修正時，所修正的內容被認為是『自行將特定先前技術文獻的內容，補充增加於說明書並作為請求項之技術特徵』，使所修正的內容被認為屬於引進新事項」的狀況。

再者，根據法院見解「原告於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的『其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例』，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而是補充發明內容」，筆者認為，若申請人必須新增先前技術文獻的內容，則建議將前述內容新增於說明書中的【先前技術】的段落，由於前述動作並非是對實質的發明技術內容進行修正，而是對先前技術內容進行修正，因此前述動作應能夠不被視為「修正超出」的動作。

另外，對於以「排除式」方式來進行修正，除非被排除的內容已明確的被記載於申請時的文件(包含說明書、申請專利範圍或圖式)中(例如說明書內已明確說明「不能」做的事)，或者已經是通常知識者能夠依據申請時的文件(包含說明書、申請專利範圍或圖式)所撰寫的內容直接且無歧異得知者外(例如導電物體無法使用絕緣材質製作)，才能夠以「排除式」方式來進行修正，否則，申請人於修正時，所修正的內容仍必須是以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，才能夠使所修正的內容不被認為是引進新事項。因此，筆者認為，若申請人必須對專利文件中的內容進行修正時，仍建議盡量以「能夠」、「可以」等較為正面的用語進行技術說明，盡量避免使用「不能」、「無法」等較為負面的用語，以防止「因為修正內容是運用『排除式』方式進行修正，而導致所修正的內容被認為是引進新事項」的狀況發生。