亞律國際專利商標聯合事務所

事實背景

孩之寶公司於2010年04月30日申請「MONOPOLY」商標，指定使用於第9、16、28及41類，於2011年03月25日獲得註冊(後稱 系爭商標)，其中類別與部分品項與孩之寶公司先前已註冊的「MONOPOLY」3件商標相同 (詳如下表)。2015年08月25日 Kreativni Dogadaji d.o.o.(後稱為無效人)，認為孩之寶公司此種重新註冊相同商標的行為應被認為是以不當欺詐的方式無限期延長商標註冊五年內應被使用的要求，藉以規避真實使用註冊商標的法律義務和相應處分，故以該註冊係惡意註冊為由，向歐盟智財局(EUIPO)提起商標無效之請求。

歐盟智財局處分

歐盟智財局認為無效人沒有足夠事實或證據證明孩之寶公司於申請系爭商標時存有惡意的意圖，僅為意測並不足以認定孩之寶公司的不誠實意圖或任何涉及缺乏誠信的做法。因此，歐盟智財局一開始駁回該無效申請。無效人上訴後，再審委員會認為孩之寶公司的行為不符合歐盟商標審查基準所追求的目標，應被視為“濫用法律”，確屬惡意行為。因此，委員會宣布系爭商標註冊中所有與在先商標所涵蓋的商品和服務相同或相似的商品和服務商標無效。允許該商標保留在早期商標未涵蓋的商品和服務。

歐盟法院認定

歐盟共同體商標條例52(1)(b) 規定：商標若於申請時意圖為惡意，其申請註冊商標無效。通常情況下，皆應推定申請人於申請時為善意；然而，一旦善意的意圖被推翻，商標權人就負有舉證責任，應提供合理的解釋。法院另援引在先案例，該案指出申請人為規避不使用在先商標的處分而進行的商標重複申請，即能夠證明該申請人主觀存有惡意意圖(Pelikan, T‑136/11)。而本案根據孩之寶公司提交的證據顯示，系爭商標指定使用的商品及服務，涵蓋了在先商標的商品及服務，優點在於不必證明真正使用在先商標。

歐盟普通法院判定系爭商標註冊的申請策略不僅與歐盟商標審查基準追求的目標不一致，還涉及了濫用法律。因而，系爭商標除了與在先商標相同或相似商品和服務被判決無效外，無效範圍也擴及在先商標意義上可包含之商品和服務。而歐盟最高法院亦認可了此判決，駁回孩之寶公司的上訴。

在台灣重複申請商標

依據「商標註冊申請案件程序審查基準」第9章第5點：「申請商標註冊，應以一申請案一商標之方式為之（按：商標法第19條第4項）；而商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，復為商標法第35條第1項所明定。每一註冊商標依法於註冊指定之商品或服務取得權利，故以相同之商標指定使用於同一商品或服務者，本局不應重複賦予商標權。商標註冊申請案與申請在先之申請或註冊之商標圖樣完全相同，指定之商品或服務亦完全相同者，屬重複申請，應通知申請人來文撤回該件商標申請案，並檢附本局原發收據辦理退費；或由申請人拋棄在先之註冊商標或申請案。」

由上述可知，台灣不接受相同商標指定相同商品或服務的商標註冊，然而是不是只要商品或服務不一樣就能獲得註冊呢? 依據審查基準提出的範例，若商標圖樣相同，後案指定使用的商品或服務為在先商標指定包含之範圍者，則後案應被認定與在先商標相同。例如前案指定商品為「蛋糕；咖啡；茶」，後案指定商品為「蛋糕；咖啡」，或前案指定商品為「蛋糕；即溶咖啡；綠茶」，後案指定商品為「蛋糕；即溶咖啡」，後案都應被認定與在先商標相同，後案不可取得註冊。

倘若商標圖樣相同，後案指定使用的商品或服務不為在先商標指定包含之範圍者，則後案不被認定與在先商標相同。例如前案指定商品為「咖啡；茶」，後案指定商品為「蛋糕；咖啡」或 前案指定商品為「乳酪蛋糕；綠茶」，後案指定商品為「蛋糕；茶」，皆不被認定與在先商標相同，後案仍可取得註冊。

實務上，台灣不於申請時審查申請人的主觀意圖，若符合上述審查基準，商標申請即可核准註冊。惟應特別注意，為防止商標權人不使用商標卻獨占商標權，進而妨礙他人的申請及使用權益， 依商標法第63條第1項第2款規定，商標註冊後無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關（智慧財產局）即得依第三人申請，廢止其註冊。因此，為維護商標的存續性，商標權人仍應真實使用商標，以保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展。